진보성
특허법 제29조 제2항은 ‘특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면’ 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 특허제도는 기본적으로 기존의 기술에서 한 걸음 더 나아간 기술에 인센티브를 부여해 혁신을 장려하고, 이를 통해 산업발달을 도모하는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 진보성이 결여된 발명에 특허를 부여할 하등의 이유가 없기 때문이다.


특허 요건으로서 진보성은 저작권법이 저작물로 성립하기 위해 필요한 핵심적인 요건인 ‘창작성’ 개념에 대응하는 것이다. 비록 전자와 후자가 유사한 개념이라고 볼 수는 없지만 다양한 형태의 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’과 ‘인간의 사상 또는 감정의 표현’ 가운데 유의미한 발전을 포함하고 있는 것들에 대해서만 인센티브를 부여한다는 근본적인 취지는 다르지 않다고 본다.

 

특허청의 심사관은 발명의 진보성에 대해 다음과 같은 절차에 따라 판단한다.

(특허청, ‘특허‧실용신안 심사기준’, 2014, 제3부 제3장 5.1.)

 

(1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다.
(2) 인용발명을 특정한다. (복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능)
   ※ 인용발명을 특정 할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로

      통상의 기술자의 시각에서 특정하여야 한다.
(3) 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다.
   ※ 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 좀 더 구체적으로는,

      발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서

      인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다.
(4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원 전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

 

특허법 제29조 제2항이 정하고 있는 진보성의 요건은 결국 ‘통상의 기술자’와 ‘용이한 발명’을 어떻게 판단할 것인가의 문제로 귀결된다. 구체적인 판례를 통해 진보성 개념을 확인해본다.

 

(1) 통상의 기술자

(특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결) - 통상의 기술자 개념
통상의 기술자란 특허발명의 출원시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인 을 말하는 것이다.

 

(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결) - 통상의 기술자 범위
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 데에 있으므로(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 참조), 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

 

(2) 용이하게 발명할 수 있을 것

(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결) - 용이성의 개념
어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

 

(대법원 2005.6.10. 선고 2004후1137 판결) - 공지 기술의 일반적인 적용
실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 물품의 외형적 형상, 구조 또는 조합의 신규성에 의하여 이룩되는 산업상 이용할 수 있는 새로운 기술적 사상의 창작이 어느 정도 존재하여야만 하는 것이고, 공지공용의 고안에 재료와 형태를 변경한 것에 불과하여 변경으로 인하여 아무런 작용효과상의 진보를 가져오지 아니하고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라면 신규성 및 진보성이 있는 고안이라 할 수 없다.
※ 마찬가지로 선행기술에 개시된 공지된 발명의 일부 구성요소를 생략한 결과 관련된 기능이 없어지거나 품질(발명의 효과를 포함한다)이 열화되는 경우에는 그러한 생략은 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보아 진보성이 부정된다. 그러나 출원 시의 기술상식을 참작할 때 통상의 기술자의 통상적으로 예측 가능한 범위를 벗어나 일부 구성요소의 생략에도 불구하고 그 기능이 유지되거나 오히려 향상되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.  (특허청, ‘특허‧실용신안 심사기준’, 2014, 제3부 제3장 6.2.3.)

(대법원 2007.9.6, 선고, 2005후3284 판결) - 인용발명 내용중의 시사
여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

 

(대법원 2004.11.26. 선고 2002후 2099 판결) - 균등물에 의한 치환
따라서 이 사건 제1항 발명은 간행물 1 게재 발명의 ‘유압액튜에이터’의 구성을 서보모터(M)로 작동되는 이 사건 제1항 발명의 ‘제1구동부’로 변경하고 간행물 1 게재 발명의 ‘스핀들’의 구성을 간행물 4 게재 발명의 ‘절곡구’의 구성으로 대체함으로써 이루어질 수 있고 그 구성을 대체ㆍ변경함에 별다른 어려움이 없으며, 정확한 수직절곡이 가능하고 내구성이 좋으며 생산성을 증대시킬 수 있는 이 사건 제1항 발명의 작용효과 또한 간행물 1, 4 게재 발명이 가지는 작용효과 이상의 것이라고는 할 수 없으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘평균적 기술자’라

한다)가 간행물 1, 4 게재 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다.

 

(대법원 2007.11.29. 선고 2006후 2097 판결) - 더 나은 효과의 고려
어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

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[특허의 요건 1 : 신규성]


특허법 제29조 제1항 제1, 2호는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허 출원 전에 국내‧외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 및 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.’고 특허요건의 하나인 신규성에 대해 규정하고 있다. 특허법의 신규성 요건은 우연의 일치로 이미 공개되어 있는 어떤 발명과 똑같은 발명을 했다고 하더라도 해당 발명은 특허로 보호받을 수 없게 하고 있어서 우연의 일치로 이미 존재하는 저작물과 동일한 저작물을 창작한 경우라도 스스로 창작한 것이 확인되는 한 저작권으로 보호받을 수 있게 하는 저작권법과 대비된다.


한편, 특허법이 요구하는 신규성은 절대적인 신규성이 아니라 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 ⅰ) 공지되었거나 공연히 실시되지 않은 발명, ⅱ) 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하도록 공개되지 않은 발명이라면 신규성이 있다고 보는 상대적 신규성 개념을 취하고 있다. 이와 함께 특허법 제30조 제1항은 특별한 사유(자기공지 및 의사에 반한 공개)로 발명이 불가피하게 공개된 경우에는 일정한 요건하에 예외적으로 공지되지 않은 것으로 보는 예외 규정으로 두어 발명자가 불이익을 받는 것을 방지하고 있기도 하다.

 

* 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면

    그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한

    것으로 본다.
  1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 

     따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
  2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로

    정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에

    제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.
  1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
  2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의

     등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간


구체적인 판례를 살펴본다.

 

(1) 공지 또는 공연 실시

(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결)
구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다.

 

(대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결)
본원발명의 출원 전에 반포된 갑4호증(중약대사전), 갑5호증(중화인민공화국 약전), 갑6호증(한국본초학) 등에 의하면 지렁이의 건조분말이나 현탁액 등이 고혈압 치료제로서의 효용이 있다고 기재되어 있으므로 본원발명 중의 고혈압치료제 부분은 공지된 내용이라 할 것인데, 고혈압치료제와 저혈압치료제는 치료대상이 서로 다른 것이어서 서로 유기적으로 결합되었다고 볼 수 없으므로 결국 본원발명의 특허청구범위 제1항은 신규성 있는 부분과 유기적으로 결합되지 아니한 공지기술 부분을 포함하고 있는 것이어서 그 전체 항에 대하여 등록이 거절되어야 한다.

 

(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결)
원고는 1993. 12. 27.경 금성전선 주식회사와 사이에 조립식 접속관 기술전수계약을 체결하면서 위 회사는 기술이전과 관련된 모든 기술 및 노하우에 대하여 원고의 사전 서면동의 없이 제3자에게 유출하지 아니하기로 약정하였는데, 다른 참가업체인 제일엔지니어링 등도 그 무렵 원고와 사이에 위 조립식 접속함 제작기술과 관련하여 위와 동일한 취지의 비밀유지의무를 약정한 것으로 보이는 사실, …… 적어도 위 제일엔지니어링이 비밀유지의무를 지고 있음을 잘 알고 있었다고 보이고, 피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 '통신케이블 접속용 접속관 외함'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다.

 

(2) 반포된 간행물의 기재

(대법원 1992.10.27. 선고 92후377 판결)
간행물이라 함은 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, 간행물의 반포라 함은 간행물을 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다 할 것이다.

 

(대법원 2000.12.08. 선고 98후270 판결)
카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다.

(3) 전기통신회선을 이용한 공개
기존 법률의 신규성 요건이었던 ‘특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명’의 개념을 2001. 2. 3. 법 개정을 통해 확장하였다. 인터넷의 등장으로 인해 과거와는 달리 정보와 지식이 시간과 공간의 제약에서 벗어나 실시간으로 공개, 교류되고 있는 오늘날의 현실을 반영한 입법이라고 볼 수 있다.
 
(4) 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우

(대법원 2011.06.09. 선고 2010후2353 판결) **

특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다.

 

** 본 사건에서 출원인은 2006. 5. 26. 발명의 내용을 학술대회에서 논문발표하고 2006. 6. 21. 특허를 출원하면서 출원서에 자기공지로 인한 예외 주장 문구를 누락하였고, 이를 발견한 후 2006. 6. 22. 자기공지의 예외를 주장하는 내용을 추가하여 출원서를 보정하였지만, 대법원은 그러한 보정을 인정할 근거가 없다고 보았다.


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