[알기쉬운 지식재산권법] 판례로 알아보는 특허법 : 특허의 요건 1(원세환 기자)

[특허의 요건 1 : 신규성]

특허법 제29조 제1항 제1, 2호는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허 출원 전에 국내‧외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 및 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.’고 특허요건의 하나인 신규성에 대해 규정하고 있다. 특허법의 신규성 요건은 우연의 일치로 이미 공개되어 있는 어떤 발명과 똑같은 발명을 했다고 하더라도 해당 발명은 특허로 보호받을 수 없게 하고 있어서 우연의 일치로 이미 존재하는 저작물과 동일한 저작물을 창작한 경우라도 스스로 창작한 것이 확인되는 한 저작권으로 보호받을 수 있게 하는 저작권법과 대비된다.

한편, 특허법이 요구하는 신규성은 절대적인 신규성이 아니라 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 ⅰ) 공지되었거나 공연히 실시되지 않은 발명, ⅱ) 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하도록 공개되지 않은 발명이라면 신규성이 있다고 보는 상대적 신규성 개념을 취하고 있다. 이와 함께 특허법 제30조 제1항은 특별한 사유(자기공지 및 의사에 반한 공개)로 발명이 불가피하게 공개된 경우에는 일정한 요건＊하에 예외적으로 공지되지 않은 것으로 보는 예외 규정으로 두어 발명자가 불이익을 받는 것을 방지하고 있기도 하다.

 

* 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면

    그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한

    것으로 본다.
  1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 

     따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
  2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로

    정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에

    제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.
  1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
  2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의

     등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

구체적인 판례를 살펴본다.

 

(1) 공지 또는 공연 실시

(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결)
구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다.

 

(대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결)
본원발명의 출원 전에 반포된 갑4호증(중약대사전), 갑5호증(중화인민공화국 약전), 갑6호증(한국본초학) 등에 의하면 지렁이의 건조분말이나 현탁액 등이 고혈압 치료제로서의 효용이 있다고 기재되어 있으므로 본원발명 중의 고혈압치료제 부분은 공지된 내용이라 할 것인데, 고혈압치료제와 저혈압치료제는 치료대상이 서로 다른 것이어서 서로 유기적으로 결합되었다고 볼 수 없으므로 결국 본원발명의 특허청구범위 제1항은 신규성 있는 부분과 유기적으로 결합되지 아니한 공지기술 부분을 포함하고 있는 것이어서 그 전체 항에 대하여 등록이 거절되어야 한다.

 

(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결)
원고는 1993. 12. 27.경 금성전선 주식회사와 사이에 조립식 접속관 기술전수계약을 체결하면서 위 회사는 기술이전과 관련된 모든 기술 및 노하우에 대하여 원고의 사전 서면동의 없이 제3자에게 유출하지 아니하기로 약정하였는데, 다른 참가업체인 제일엔지니어링 등도 그 무렵 원고와 사이에 위 조립식 접속함 제작기술과 관련하여 위와 동일한 취지의 비밀유지의무를 약정한 것으로 보이는 사실, …… 적어도 위 제일엔지니어링이 비밀유지의무를 지고 있음을 잘 알고 있었다고 보이고, 피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 '통신케이블 접속용 접속관 외함'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다.

 

(2) 반포된 간행물의 기재

(대법원 1992.10.27. 선고 92후377 판결)
간행물이라 함은 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, 간행물의 반포라 함은 간행물을 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다 할 것이다.

 

(대법원 2000.12.08. 선고 98후270 판결)
카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다.

(3) 전기통신회선을 이용한 공개
기존 법률의 신규성 요건이었던 ‘특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명’의 개념을 2001. 2. 3. 법 개정을 통해 확장하였다. 인터넷의 등장으로 인해 과거와는 달리 정보와 지식이 시간과 공간의 제약에서 벗어나 실시간으로 공개, 교류되고 있는 오늘날의 현실을 반영한 입법이라고 볼 수 있다.
 
(4) 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우

(대법원 2011.06.09. 선고 2010후2353 판결) **

특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다.

 

** 본 사건에서 출원인은 2006. 5. 26. 발명의 내용을 학술대회에서 논문발표하고 2006. 6. 21. 특허를 출원하면서 출원서에 자기공지로 인한 예외 주장 문구를 누락하였고, 이를 발견한 후 2006. 6. 22. 자기공지의 예외를 주장하는 내용을 추가하여 출원서를 보정하였지만, 대법원은 그러한 보정을 인정할 근거가 없다고 보았다.