[알기쉬운 지식재산권법] 판례로 알아보는 특허법 : 특허의 요건 2(원세환 기자)

 

진보성
특허법 제29조 제2항은 ‘특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면’ 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 특허제도는 기본적으로 기존의 기술에서 한 걸음 더 나아간 기술에 인센티브를 부여해 혁신을 장려하고, 이를 통해 산업발달을 도모하는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 진보성이 결여된 발명에 특허를 부여할 하등의 이유가 없기 때문이다.

특허 요건으로서 진보성은 저작권법이 저작물로 성립하기 위해 필요한 핵심적인 요건인 ‘창작성’ 개념에 대응하는 것이다. 비록 전자와 후자가 유사한 개념이라고 볼 수는 없지만 다양한 형태의 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’과 ‘인간의 사상 또는 감정의 표현’ 가운데 유의미한 발전을 포함하고 있는 것들에 대해서만 인센티브를 부여한다는 근본적인 취지는 다르지 않다고 본다.

 

특허청의 심사관은 발명의 진보성에 대해 다음과 같은 절차에 따라 판단한다.

(특허청, ‘특허‧실용신안 심사기준’, 2014, 제3부 제3장 5.1.)

 

(1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다.
(2) 인용발명을 특정한다. (복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능)
   ※ 인용발명을 특정 할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로

      통상의 기술자의 시각에서 특정하여야 한다.
(3) 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다.
   ※ 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 좀 더 구체적으로는,

      발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서

      인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다.
(4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원 전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

 

특허법 제29조 제2항이 정하고 있는 진보성의 요건은 결국 ‘통상의 기술자’와 ‘용이한 발명’을 어떻게 판단할 것인가의 문제로 귀결된다. 구체적인 판례를 통해 진보성 개념을 확인해본다.

 

(1) 통상의 기술자

(특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결) - 통상의 기술자 개념
통상의 기술자란 특허발명의 출원시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인 을 말하는 것이다.

 

(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결) - 통상의 기술자 범위
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 데에 있으므로(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 참조), 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

 

(2) 용이하게 발명할 수 있을 것

(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결) - 용이성의 개념
어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

 

(대법원 2005.6.10. 선고 2004후1137 판결) - 공지 기술의 일반적인 적용
실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 물품의 외형적 형상, 구조 또는 조합의 신규성에 의하여 이룩되는 산업상 이용할 수 있는 새로운 기술적 사상의 창작이 어느 정도 존재하여야만 하는 것이고, 공지공용의 고안에 재료와 형태를 변경한 것에 불과하여 변경으로 인하여 아무런 작용효과상의 진보를 가져오지 아니하고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라면 신규성 및 진보성이 있는 고안이라 할 수 없다.
※ 마찬가지로 선행기술에 개시된 공지된 발명의 일부 구성요소를 생략한 결과 관련된 기능이 없어지거나 품질(발명의 효과를 포함한다)이 열화되는 경우에는 그러한 생략은 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보아 진보성이 부정된다. 그러나 출원 시의 기술상식을 참작할 때 통상의 기술자의 통상적으로 예측 가능한 범위를 벗어나 일부 구성요소의 생략에도 불구하고 그 기능이 유지되거나 오히려 향상되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.  (특허청, ‘특허‧실용신안 심사기준’, 2014, 제3부 제3장 6.2.3.)

(대법원 2007.9.6, 선고, 2005후3284 판결) - 인용발명 내용중의 시사
여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

 

(대법원 2004.11.26. 선고 2002후 2099 판결) - 균등물에 의한 치환
따라서 이 사건 제1항 발명은 간행물 1 게재 발명의 ‘유압액튜에이터’의 구성을 서보모터(M)로 작동되는 이 사건 제1항 발명의 ‘제1구동부’로 변경하고 간행물 1 게재 발명의 ‘스핀들’의 구성을 간행물 4 게재 발명의 ‘절곡구’의 구성으로 대체함으로써 이루어질 수 있고 그 구성을 대체ㆍ변경함에 별다른 어려움이 없으며, 정확한 수직절곡이 가능하고 내구성이 좋으며 생산성을 증대시킬 수 있는 이 사건 제1항 발명의 작용효과 또한 간행물 1, 4 게재 발명이 가지는 작용효과 이상의 것이라고는 할 수 없으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘평균적 기술자’라

한다)가 간행물 1, 4 게재 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다.

 

(대법원 2007.11.29. 선고 2006후 2097 판결) - 더 나은 효과의 고려
어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.